NULLITA’ PER MALA FEDE DEL MARCHIO EUROPEO “FLOWER THROWER” CHE RAFFIGURA L’OPERA DI STREET-ART “FLOWER BOMBER” DI BANKSY.

In data 14.09.2020, l’E.U.I.P.O. (l’Ufficio Europeo della Proprietà Intellettuale) ha emanato la decisione n. 33 843 C con la quale ha dichiarato nullo per mala fede il marchio U.E. N. 12 575 155 costituito dall’opera “FLOWER BOMBER” realizzata dallo street-artist Banksy, e registrato dalla società Pest Control Office Limited nel 2014.
Su tale decisione si sono letti svariati commenti, alcuni dei quali (pubblicati anche su certi quotidiani italiani) hanno affermato che con essa lo street artist avrebbe perso il proprio “copyright” su tale opera. Ciò non risponde al vero, poiché tale decisione è stata pronunciata esclusivamente sulla nullità per mala fede di detto marchio U.E. e solo incidentalmente è stato affermato che “…nessun diritto d’autore probabilmente potrebbe derivare a Banksy dalla realizzazione degli street graffiti poiché essi, essendo realizzati senza il permesso del proprietario dell’immobile sul quale sono disegnati, costituirebbero un illecito (Cfr. pag. 8 :“…There is an argument that street graffiti, which is not carried out with the express permission of the owner of the property on which it is placed, is carried out in commission of a criminal act. To such extent, no copyrights rights might accrue from such work.”) e che, comunque, tale aspetto esula dal procedimento in corso” (Cfr. pag. 9: “However, the Cancellation Division considers that these point falls outside the scope of the present proceedings and will not be considered further”).
Dopo questa debita precisazione, è possibile esaminare la decisione in oggetto.
Il procedimento davanti all’E.U.I.P.O..
Nel 2014, la società Pest Control Office Limited, che, come è emerso nella decisione dell’E.U.I.P.O. in esame, è una società in affari con Banksy avente lo scopo di tutelare e gestire i diritti di proprietà intellettuale e industriale dello street-artist, otteneva la registrazione del marchio europeo “FLOWER THROWER” avente ad oggetto una delle più iconiche opere di Banksy, ossia l’opera “FLOWER BOMBER”, per le classi merceologiche nn. 2, 9, 16, 18, 19, 24, 25, 27, 28, 41 e 42 della Classificazione di Nizza.
A marzo 2019, la società Full Color Black Limited (società con sede nel Regno Unito che produce e commercializza biglietti di auguri e cartoline che riproducono opere di street-art e molte delle quali sono opere di Banksy) chiedeva la cancellazione del marchio “FLOWER THROWER” sostenendo che esso fosse stato registrato in mala fede e che non avesse carattere distintivo, denunciando, specificamente, la violazione: dell’art. 59, comma 1°, lett. b), Reg. U.E. n. 1001/2017 (Regolamento Europeo del Marchio Europeo), poiché, al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente avrebbe agito in malafede; e dell’art. 59, comma 1°, lett. a), Reg. U.E. n. 1001/2017 in combinato disposto con l’art. 7, comma 1°, lett. b) e c) del Reg. U.E. n. 1001/2017, poiché il marchio UE era privo di capacità distintiva.
Le argomentazioni della reclamante – Full Color Black Limited.
La Full Color Black Limited denunciava, in particolare, che la mala fede della titolare del marchio in esame, la Pest Control Office Limited, fosse provata dalle seguenti circostanze:
– che essa non aveva mai utilizzato il marchio U.E. ”FLOWER THROWER”;
– che il marchio U.E. ”FLOWER THROWER” riproduceva un’opera di graffiti spruzzata in uno spazio pubblico e, quindi, era data la possibilità a chiunque di fotografarla e riprodurla;
– che Banksy medesimo aveva consentito a chiunque volesse di diffondere la propria opera, anche fornendo una versione della stessa in alta risoluzione sul proprio sito web e invitando il pubblico a scaricarla e a produrre i propri articoli riproducenti le sue opere;
– che Banksy nel suo libro “Wall and Piece” dichiarava, anche con una certa protervia – aggiunge chi scrive -, che “copyright is for loosers” (“il diritto d’autore è per i perdenti”) e che il pubblico sia libero, moralmente e legalmente, di riprodurre le sue opere;
– che Banksy era consapevole, almeno dal 2007, che le sue opere fossero riprodotte su larga scala senza che egli esercitasse il minimo controllo su tali riproduzioni e diffusioni;
– che la Pest Control Office Limited aveva iniziato ad utilizzare il marchio U.E. ”FLOWER THROWER” dopo che il procedimento de quo era iniziato.
Pertanto, concludeva, la società reclamante, la Pest Control Office Limited aveva registrato il marchio “FLOWER THROWER” al solo scopo di raggirare la mancanza di protezione delle opere di Banksy tramite la legge sul diritto d’autore e monopolizzare l’uso delle immagini delle proprie opere tramite la legge sui marchi che attribuisce una tutela agli stessi potenzialmente illimitata nel tempo.
Le argomentazioni della resistente – Pest Control Office Limited.
La Pest Control Office Limited – replicava asserendo che:
– la reclamante non aveva dimostrato la mala fede e, specificamente, non aveva dimostrato che Banksy avesse concesso al pubblico un uso libero dell’opera “FLOWER BOMBER”;
– la mala fede deve sussistere nel richiedente al momento del deposito della domanda di registrazione di marchio e non in altri periodi e, al momento della registrazione, tale mala fede, a parere della resistente, non sussisteva;
– le argomentazioni della reclamante erano contrarie all’art. 20 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Uomo, il quale prevede che tutti sono uguali davanti alla legge, e all’art. 11.1 della stessa, il quale sancisce la libertà di espressione che include la libertà di avere delle opinioni e di ricevere e impartire informazioni e idee senza l’interferenza delle autorità pubbliche.
La decisione dell’E.U.I.P.O..
L’E.U.I.P.O. accoglieva integralmente il reclamo della Full Color Black Limited dichiarando nullo, ai sensi dell’art. 59, comma 1°, Reg. U.E. n. 1001/2017 in combinato disposto con l’art. 7, comma 1°, lett. b) e c) del Reg. U.E. n. 1001/2017 il marchio U.E. N. 12 575 155 “FLOWER THROWER” per tutti i prodotti e tutti i servizi per i quali era stato registrato.
A tale decisione l’E.U.I.P.O. giungeva poiché ravvisava nella condotta del depositante gli estremi della mala fede. La nozione di mala fede del depositante che veniva fornita è quella già espressa dalla Corte di Giustizia Europea in altre occasioni (12/09/2019, C-104/18, STYLO&KOTON; 29.01.2020, C-371/18, SKY) e secondo la quale “un marchio è registrato in mala fede quando il titolare del marchio procede al deposito dello stesso senza avere l’intenzione di usare il marchio e senza avere l’intenzione di impegnarsi in una equa concorrenza con altre imprese, ma con l’intenzione di ledere gli interessi di terze parti o con l’intenzione di utilizzare il marchio per scopi di versi da quelli propri di esso”.
L’E.U.I.P.O., inoltre, statuiva che è vero che la mala fede debba ricorrere al momento del deposito della domanda di registrazione, ma è anche vero che sono rilevanti le intenzioni del depositante sia prima del deposito della domanda sia dopo di esso se sono idonee a dimostrare le vere intenzioni dello stesso (Cfr. pag.10: “The relevant point in time to show bad faith is the date of filing of the contested EUTM. However, evidence prior to and after that date can also be relevant if it can show the proprietor’s intention for filing the mark, so this argument must be set aside“).
A sostegno di tale decisione l’E.U.I.P.O., altresì, evidenziava che nel 2019, ossia dopo il deposito della domanda di nullità del marchio da parte della Full Color Black Limited, Banksy aveva aperto un negozio chiamato “Gross Domestic Product”. Tale negozio non era aperto al pubblico, essendo consentito a questo di guardare le vetrine e di comprare on-line i prodotti in esso esposti solo dopo essere stati sottoposti ad una attenta verifica che accertasse che l’acquirente non volesse rivendere i prodotti acquistati e/o che non fosse un mercante d’arte. Inoltre, in una pagina del sito web del negozio datata 28.10.2019, veniva esplicitamente scritto che “esso voleva incoraggiare la copia, il prestito e l’uso non accreditato delle immagini per finalità di intrattenimento e senza scopo di lucro, per attivismo, ma non per spacciarle come autentiche e per rivenderle.”.
Ciò che desta molto scalpore in questa vicenda giuridica è che il celebre street-artist Banksy sembra voglia mantenere il proprio anonimato, dichiarando sprezzantemente che “copyright is for loosers”, solo al fine di mantenere ed incrementare la propria popolarità, essendo in realtà, non solo suo desiderio, ma anche sua intenzione aggirare la legge sul “copyright” ottenendo protezione sulle proprie opere tramite la registrazione di marchi di impresa che riproducono le stesse. Invero, Banksy ed il suo legale rappresentante sono consapevoli del fatto che la tutela giuridica che offrono i marchi di impresa è potenzialmente illimitata (essendo essi rinnovabili per un numero infinito di volte) rispetto a quella che offre la legge sul “copyright” (durando questa per tutta la vita dell’autore e per 70 anni successivi alla sua morte).