CONFERMATA DALL’E.U.I.P.O. (European Union Intellectual Property Office) LA VALIDITA’ DELLA FORMA DELLA “VESPA” COME MARCHIO DI FORMA EUROPEO (Decisione n. 9 295-C del 21 dicembre 2020).

L’E.U.I.P.O., con la decisione n. 9 295-C del 21.12.2020, ha risolto la controversia sorta tra la società cinese Zhejiang Zhongneng Industry Co. Ltd. (di seguito “Richiedente”) e la società Piaggio & C. s.p.a. (di seguito “Piaggio”) avente ad oggetto la nullità del marchio di forma europeo n. 11 686 482 (di seguito denominato “MUE”) di cui è titolare la Piaggio costituito dalla forma tridimensionale dello scooter “Vespa” raffigurato nella immagine sottostante (Figura 1), confermandone la validità come marchio di forma europeo.

Si evidenzia tale decisione dell’E.U.I.P.O. poiché essa riporta importanti precedenti giurisprudenziali riguardanti:  

– la definizione di “utilizzatore informato” di un disegno/modello (ossia, il destinatario del prodotto attento e preparato che possiede una buona conoscenza del settore merceologico del prodotto), alla stregua del quale viene valutato il “carattere individuale” di un disegno/modello al fine della sua registrazione;

– la capacità distintiva dei marchi di forma (ossia, di quei marchi che hanno ad oggetto la forma del prodotto che contraddistinguono);

– il contenuto dell’impedimento alla registrazione di un marchio di forma quando questo sia costituito      esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;

– il contenuto dell’impedimento alla registrazione di un marchio di forma quando questo sia costituito esclusivamente dalla forma o da altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto.

La domanda di nullità del MUE veniva presentata dalla Richiedente in data 29.04.2014 per motivi sia di nullità relativa sia di nullità assoluta. Specificamente:

1) I motivi di nullità relativa: la Richiedente asseriva di essere titolare di anteriori diritti di proprietà industriale, segnatamente del diritto sul modello comunitario n. 1783655-0002 per ciclomotori e motocicli (Figura 2) e che il MUE contestato presentasse elementi identici al suo, suscitando la medesima impressione generale sull’”utilizzatore informato” (ai sensi dell’art. 53, paragrafo 2, lett. d), del Reg. CE n. 207/2009, divenuto art. 60, paragrafo 2, lett. d), del Reg. UE n. 1001/2017).

Figura 1

Figura 2

L’E.U.I.P.O. rigettava tale doglianza affermando che il MUE contestato producesse una impressione generale diversa dal modello di ciclomotore anteriore della Richiedente e che, pertanto, non ricorresse alcuna ipotesi di contraffazione.

A tale statuizione l’Ufficio Europeo giungeva tramite l’applicazione alla fattispecie in esame dei parametri dell’”utilizzatore informato” e del “margine di libertà creativa” dell’autore del disegno/modello, utilizzati per estendere la protezione conferita ad un disegno/modello ad altri disegni/modelli (ai sensi dell’art. 10 Reg. CE n. 06/2001).

Dopo aver individuato il settore di riferimento per definire l’”utilizzatore informato” nel settore degli scooter, l’E.U.I.P.O. statuiva che l’utilizzatore informato è quindi “una persona che impiega lo scooter per i propri spostamenti, ne conosce i vari disegni o modelli di scooter esistenti in commercio e dispone di un certo grado di conoscenza degli elementi che tali prodotti contengono di norma”. Da ciò ne consegue, continuava l’Ufficio Europeo, che l’”utilizzatore informato” di tale settore sia colui che “al tempo stesso è dotato di una particolare diligenza e particolarmente attento e sensibile al design e all’estetica dei prodotti in questione.” (24.09.2019, T – 219/18).

Il “margine di libertà creativa” dell’autore del disegno/modello è condizionato, nel settore merceologico di riferimento, dalla tipologia e dalla funzione del veicolo (lo scooter deve consentire la posizione eretta del guidatore, la posizione delle gambe piegate a 90°, il comodo appoggio dei suoi piedi sulla pedana; deve possedere ruote di diametro limitato, uno scudo anteriore di protezione e una carenatura che copra il motore). Pertanto, la “libertà creativa” si può manifestare negli elementi estetici dello scooter: ossia,” nel disegno dello scudo, della pedana, della carenatura, dei parafanghi, della sella, delle ruote, nonché nel disegno della fanaleria anteriore e posteriore”.

Applicando i suddetti parametri e confrontando le impressioni generali che i due diversi disegni e modelli suscitano sull’utilizzatore informato, l’E.U.I.P.O., correttamente, giungeva ad affermare che il MUE contestato producesse una impressione generale diversa dal modello comunitario anteriore, poiché “mentre il disegno anteriore è dominato da linee tendenzialmente angolose, la forma del MUE contestato presenta linee arrotondate.”

2) I motivi di nullità assoluta: la Richiedente asseriva (ai sensi dell’art. 52, paragrafo 1, lett. a), Reg. CE n. 207/2009 – divenuto poi art. 59, paragrafo 1, lett. a), del Reg. UE n. 1001/2017 – in combinato disposto con l’art. 7, paragrafo 1, lett. b) ed e), punti ii) e iii) del Reg. CE n. 207/2009 – divenuto poi art. 7, paragrafo 1, lett. b) ed e), punti ii) e iii), del Reg. UE n. 2017/1001 ), che:

1. A) il MUE fosse privo di carattere distintivo;

A-bis) che la forma dello scooter in esame fosse una forma necessaria del prodotto per ottenere un risultato    tecnico;

A-ter) che la forma dello scooter in esame desse un valore sostanziale al prodotto e, pertanto, non potesse essere oggetto di registrazione come marchio;

1. B) che la Piaggio avesse depositato la domanda di marchio europeo in mala fede (ai sensi dell’art. 52, paragrafo 1, lett. b), Reg. CE n. 207/2009 – divenuto poi art. 59, paragrafo 1, lett. b), Reg UE n. 1001/2017).

Dettagliatamente:

1. A) Asserita assenza di carattere distintivo nel MUE:

l’E.U.I.P.O. al riguardo evidenziava, anzitutto, che i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi di forma non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Tuttavia, “la percezione del consumatore medio non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dalla forma del prodotto stesso, e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, rappresentato da un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue”. Ciò deriva dalla circostanza che “Non è abitudine del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale” e, pertanto, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di un marchio tridimensionale rispetto a quello di un marchio denominativo o figurativo (25.10.2007, C-238/06 P; 22.06.2006, C-25/05 P; 12.02.2004, C-218/01). Per tale motivo l’E.U.I.P.O., altresì, affermava che “più la forma della quale si chiede la registrazione assomiglia alla forma che con ogni probabilità ne assumerà il prodotto di cui si tratta, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo”. Ciò comporta, specificava l’E.U.I.P.O., che il semplice scostamento dalla norma o dagli usi del settore non è sufficiente per ammettere la registrabilità di un disegno/modello.

Nella fattispecie in esame, l’E.U.I.P.O. non riteneva dimostrata l’assenza di carattere distintivo del MUE poiché le prove presentate dalla Richiedente non contenevano alcun riferimento temporale che potesse illustrare la situazione del mercato rilevante al momento del deposito del MUE contestato e, quindi, rigettava la doglianza.

A-bis) Asserita nullità del MUE perché costituito dalla forma necessaria del prodotto per ottenere un risultato tecnico:

l’Ufficio Europeo ribadiva che è negata la registrazione di quei segni distintivi che sono “costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico”, precisando che la registrazione di un marchio di forma è esclusa “solamente per le forme di prodotto che si limitano ad incorporare una soluzione tecnica e la cui registrazione come marchio comprometterebe quindi effettivamente l’utilizzo di tale soluzione tecnica da parte di altre imprese”. (14.092010, C-48/09). E’ altresì necessario, stando alla lettera del sopra citato art. 7, par. 1, lett.e), punto ii, Reg. CE n. 207/2009, “che tutte le caratteristiche essenziali del segno in questione siano debitamente individuate”. Una volta individuate le caratteristiche essenziali del segno, occorrerà verificare se tali caratteristiche assolvano ad una funzione tecnica in relazione al prodotto in oggetto, atteso che tale impedimento non può trovare applicazione quando il marchio consista in una forma di prodotto nella quale svolge un ruolo fondamentale un elemento non funzionale (14.09.2010, C-48/09).

Ciò premesso, l’E.U.I.P.O., anche non riferimento all’asserito impedimento alla registrazione del marchio di forma esaminato, ha respinto la relativa doglianza della società cinese poiché, anche in tal caso, essa non aveva fornito alcuna indicazione sulle caratteristiche essenziali della forma esaminata né aveva depostiato alcun materiale probatorio che descrivesse le funzioni tecniche del prodotto.

A-ter) Asserita nullità del MUE perché costituito da una forma che dà valore sostanziale al prodotto:

secondo la Richiedente, il consumatore avrebbe acquistato i prodotti coperti dal MUE contestato solo per la loro forma estetica. L’Ufficio Europeo affermava, però, che “il fatto che la forma o altra caratteristica possa essere gradevole o attrattiva non è sufficiente per escludere il machio dalla registrazione”. Ciò discende dalla circostanza, giustamente evidenziata dall’Ufficio medesimo, che se così fosse, sarebbe impossibile immaginare qualsiasi marchio di forma o altra caratteristica, poiché nell’economia moderna qualsiasi prodotto industriale è oggetto di studio dal punto di vista estetico, dal punto di vista del disegno industriale. Pertanto, concludeva che l’impedimento in esame si applica quando “risulti da elementi oggettivi e affidabili che la scelta dei consumatori di acquistare i prodotti in questione è, in larga misura, determinata da una o più caratteristiche della forma dalla quale il segno è esclusivamente costituito”. (23.04.2020, C-237/19).

Anche relativamente a tale doglianza, la Richiedente non aveva fornito alcuna prova e, conseguentemente, anche tale doglianza veniva respinta.

1. B) Asserita mala fede della Piaggio al momento del deposito della domanda di registrazione del MUE:

con l’ultima doglianza, la Richiedente asseriva che la Piaggio avesse agito in mala fede al momento del deposito del contestato MUE, poichè avrebbe depositato prove che avrebbero sviato l’esame dell’Ufficio Europeo al fine di accertare l’acquisto di capacità distintiva del MUE medesimo non contenendo esse riferimenti a modelli di scooter diversi dalla forma rappresentata nel MUE contestato.

Anche tale doglianza veniva respinta dall’E.U.I.P.O. in applicazione della nozione di “mala fede” elaborata dalla giurisprudenza europea. Al riguardo esso ribadiva che, anzitutto, la “mala fede” è una “condizione soggettiva basata sulle intenzioni del richiedente al momento del deposito del marchio dell’Unione Europea”. Al fine della sua sussistenza devono ricorrere due requisiti. Il primo requisito è la sussistenza di “una azione da parte del titolare del marchio dell’Unione Europea che rifletta chiaramente una intenzione disonesta; il secondo requisito è la sussistenza di “una norma obiettiva sulla base della quale tale azione può essere misurata e di conseguenza considerata come azione in malafede”. Pertanto, ricorre mala fede del richiedente la registrazione di un marchio europeo ogniqualvolta egli tenga una condotta che si possa collegare a “un comportamento che si discosta dai principi accettati di comportamento etico o dalle consuetudini commerciali e professionali di lealtà”. (11.06.2009, C-529/07).

In applicazione di tale nozione giurispudenziale, l’Ufficio Europeo rilevava che tale doglianza della Richiedente non contenesse alcun rifermento alla condotta della Piaggio, né tantomeo alle sue intenzioni soggettive al momento del deposito del marchio contestato e, pertanto, la respingeva.

In considerazione delle argomentazioni predette, l’E.U.I.P.O., quindi, respingeva la domanda di nullità presentata dalla Richiedente nei confronti della Piaggio confermando la validità del marchio di forma tridimensionale avente ad oggetto la forma della “Vespa” di cui alla superiore Figura 1.